UPB

KÖTÜ NİYETLE YAPILAN MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA

İTİRAZ VE TESCİLİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Mark KHK m. 5’de tanımı yapılan bir işaretin marka olarak tescil edilmesi için, bu KHK’nın 3ncü maddesi kapsamına giren gerçek ve tüzel kişiler Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde başvuruda bulunabilir (m. 23).

Başvurunun yapılması ile idari nitelikte olan bir inceleme başlamış olur.

Marka olarak tescil için başvurusu yapılmış bir işaret, daha sonra aynı mal ve hizmetler için başkası tarafından marka olarak tescil ettirilemez (m. 7/I. b ve 8/I. b).

Bu sebeple, MarkKHK’da yer alan markada öncelik ilkesi, aynı zamanda marka tescilinde red için bir nispi sebep olarak kabul edilmektedir.

Marka başvuru koşulları eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş, şekli incelemesi yapılarak varsa bu eksiklikleri giderilmiş, başvuru yapma hakkına sahip kişilerin başvuru yaptığı ve red için kesin nedenler bulunmadığı sonucuna varılırsa, bu marka tescil başvurusu ilgili bültende yayınlanır (m. 33/I).

Tescil başvurusu yapılmış markanın tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin mutlak (m. 7) ve nispi (m. 8) red sebepleri ile “başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde TPE nezdinde yapılabilir (m. 35/I).

“Başvurunun kötü niyetle” yapılması ile neyin kastedildiği açık değildir. Bununla, gerçekte kullanılmayıp yedekleme veya marka ticareti yapmak amacına veya şantaja yönelik başvurular ifade edilmek istenilmiştir. Kötü niyetin geniş yorumlanması doğru olur.[1]

Üstteki açıklamalardan “başvurunun kötü niyetle” yapıldığı gerekçesine dayalı bir itirazın MarkKHK’nın 7nci ve 8nci madde hükümleri kapsamındaki mutlak veya nispi bir red sebebi olmadığını açıkça göstermektedir.

Tescilli bir markanın hükümsüzlüğü, MarkKHK’de belirtilen hallerde, yetkili mahkeme tarafından, markanın tescil süresi sona ermeden TPE marka sicilinden, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerden tümü veya bir kısmı ile ilgili olarak silinmesi demektir (m. 42).

Kötü niyetle yapılan tescilin hükümsüz sayılması hali, Mark KHK’de öngörülen “Hükümsüzlük halleri” arasında, sadece tanınmış markalar için söz edilmektedir.

Mark KHK’nin 42/I a maddesine göre; “tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir.”

Bu durumda, tanınmış marka sayılmayan diğer markaların tescilinde kötü niyet varsa acaba hükümsüz sayılması mümkün müdür?

Arkan’a göre, Yönerge 3.2 d maddesinde, üye devletlerin tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olmasını, tescil engeli ya da tescil yapılmışsa tescilin hükümsüzlüğü nedeni sayabilecekleri gösterilmiştir. Bu çerçevede Marken G ? 50. I, 4’de tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olması, sadece tanınmış markalar için değil, genel bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir. KHK 42/ I (a) da ise, kötü niyete, sadece tanınmış markalar dolayısıyla değinilmiştir. Oysa, KHK’nın tescil başvurusuna yapılacak itirazları düzenleyen 35/I. maddesinde, itirazın, mutlak nispi red nedenlerine ya da başvurunun kötü niyetle yapılmış olduğu vakıasına dayandırılabileceği gösterilmiştir. Dolayısıyla KHK açısından da mutlak engellerin yanı sıra, tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olmasını da, başlı başına bir hükümsüzlük nedeni saymak uygun olur. [2]Tekinalp’e göre de, kötü niyetle yapılmış tescile karşı iptal davası açılmasını, Yönergenin 3 (2) d maddesinde açıkça öngörülen ve oradan Alm. Mark K ? 50 (I)’e de aktarılan bu imkânı Türkiye’de tanımak doğru olur. MarkKHK m. 35 (I) görüşün kanuni dayanağını oluşturur (3, Yagıtay II. Hukuk Dairesinin 19.04.2002 tarih 2001/9903 Esas 2002/3699 Karar sayılı içtihadında açıkladığı aynı yöndeki görüşü aynen şöyledir: “…. Dairemizin karlılık gösteren uygulamasına göre, Türkiye’nin de katıldığı Paris Sözleşmesi’nin 6. Mükerrer maddesine göre, üye ülkeler kötü niyetle tescil edilmiş olan markanın terkinini talep için süre koyamazlar (…) Şu halde, Paris Sözleşmesi’nin mükerrer 6. Maddesi 3. Bendi anlamında kötü niyetli bir tescil vardır ve bu şekilde oluşturulan tescilin terkini gerçek marka sahibince talep edilebilir.”

Kanımıza göre de tanınmış olmayan markalar için de kötü niyetle yapılmış tescile karşı hükümsüzlük davası açılması mümkün bulunmaktadır. Bunun temel nedeni ise, Mark KHK m. 35/I, 42/I. a, 7/I. b, 8/I. b ve TMK m. 2.

IV. Hakların Kazanılmasında Kötüniyet Engeli

A. Engelin kaynağı ve anlamı

Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır (TMK m. 2). O halde, dürüst davranma hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde uyulması gereken bir davranış şeklidir.

Hakların kazanılmasında ise, aralanılan iyi niyettir (TMK m. 3).

Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasını ya da diğer hukuksal sonucun gerçekleşmesini engelleyen olguyu kabul edilebilir bir nedenle bilmeme iyi niyet ve bu durumdaki kişi de iyi niyetli olarak ifade edilmektedir (4)[3].

Aksine olarak, bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasını ya da diğer hukuksal sonucun gerçekleşmesini engelleyen olguyu kabul edilebilir bir nedenle bilme “kötü niyet” ve bu durumdaki kişi de “kötü niyetli” olarak kabul edilebilir.

TMK m. 3’de öngörülen “iyi niyet” e ilişkin hüküm emredici bir kural olduğundan hakim tarafından re’sen göz önüne alınır.

Şayet uyuşmazlık konusunda özel bir düzenleme varsa, hakim tarafından TMK’nun 3ncü maddesinde öngörülen genel düzenleme uygulanamaz.

Yasa önünde iyi niyet korunduğundan, iyi niyetli olduğunu ileri süren kişi, bunu ispat etmekle yükümlü değildir. Ancak, başkasının kötü niyetli olduğunu ileri süren kişi, ayrık durumlar dışında bunu ispat etmek zorundadır (TMK m. 6).

Markanın sağladığı haklar tescil ile oluşur. Marka hakkının iktisabında kötü niyet söz konusu ise, bu olgu hakkın kazanılmasına engel teşkil eder.

Arkan’a göre, kötü niyet, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının, amacına aykırı biçimde kötüye kullanılmasını ifade eder (5)[4]. Bu görüş, hakkın kazanılmasını değil, hakların kullanılması niteliğini esas aldığından isabetli sayılmaz.

Tekinalp’e göre ise, “kötü niyet”ten kasıt iyi niyetli olmamaktır (6)[5]. Bu ifadeden de marka için ne anlaşılması gerektiği belli değildir.

Marka hakkının iktisabında, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni gösteren kişi korunur. Aksine olarak, kişisel özelliği ve ortalama insan davranışı ile kötü niyetli olduğu anlaşılan marka sahibi korumadan yararlanamaz.

Mark KHK’da, başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ile tanınmış markalar için kötü niyetle yapılan tescilin hükümsüz sayılmasına yer verildiği halde, bunların neler olduğu belirtilmemiştir. Yani, hangi sebeplerin kötü niyetle marka başvurusu yada marka tescili olacağı hususları açık değildir.

Konunun gerek doktrin gerekse Yargıtay içtihatları yönünden değerlendirilmesinde yarar görmekteyiz.

Yasaman ve arkadaşlarına göre; “Kişinin hakkını kötüye kullanması, hukuk sistemi tarafından korunmaz ve Marka Hukukunun amacına aykırı düşer. Örneğin, bir markanın kullanılması için ciddi çalışmalar yapıldığını bilen bir kişi, sırf başkasına zarar vermek veya kendi adına tescil ettireceği markayı daha sonra yüksek bir bedel karşılığında satmak amacıyla markayı tescil ettirirse, bu kişi kötü niyetli sayılır. Kötü niyetli tescil, marka hakkının kötüye kullanılmasına yol açmaktadır. “ (7[6]).

Tekinalp’e göre ise, “Kötü niyet”ten kasıt iyi niyetli olmamak, yani tanınmış markanın varlığını bilmek veya öğrenebilecek durumda bulunmaktır; yoksa bir hilenin, aldatmanın veya dolanmanın varlığını veya TPE’nin kusuru bulunup bulunmadığını aramaya gerek yoktur. TPE’nin tanınmış markanın varlığını bilmesi tanınmış markayı tescil ettirenin kötü niyetini ortadan kaldırmaz (8).[7]

Yargıtay II. Hukuk Dairesinin 19.04.2002 tarih 2001/9903 esas ve 2002/3699 sayılı içtihadı aynen şöyledir: “Dosyadaki kanıtlara göre, Alvorado markasını çay ürünlerinde kullanmak üzere davacı yabancı şirket tarafından Paris Sözleşmesi’ne taraf 15’ten fazla ülke ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü OMPI’de davlıdan önce tescil ettirilmiştir. Davalı ise, aynı markayı aynı ürün sınıfı için 1992 tarihinde Türkiye’de tescil ettirmiştir.

İsviçre-Türk Markalar Hukuku, marka üzerindeki hakkın iktisabı ve korunması ile ilgili olarak üç önemli ilkeden biri olan marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir ki buna “gerçek hak sahibi” denilir ve bu gibi durumlarda markanın tescili sadece açıklayıcı etkiye sahiptir. Diğer bir deyişle, marka üzerindeki hak tescilden önce doğmuş bulunmaktadır. Buna karşı, bir markayı ihdas ve istimal etmeksizin sadece seçip tescil ettiren bir kimsenin bu tescili kurucu etkiye sahiptir. Bu tür tescil sadece hak sahibine başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp, bu markayı tescil ettireceği tarihe kadar kurucu etki sahipliği devam eder. Çünkü, marka üzerindeki gerçek hak sahipliği, ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete aynısını ve ayırdedilemeyecek benzerini, her nasılsa marka olarak tesil ettiren kimsenin bu eylemi gerçek marka sahibinin hakkına tecavüz sayılır ve bu tecavüzü TTK.nun 56 ve izleyen maddelerde yer alan haksız rekabet hükümlerine ve özellikle bu konudaki özel düzenlemeyi teşkil eden 556 sayılı Makalar Hakkındaki KHK. Nin 8/III ve 42/I-b ve önceki 551 sayılı Markalar Kanunu’nun 47. Maddesine göre önlenebilir ve sonradan tescil edilmiş markanın terkinini istenebilir.

Diğer taraftan Dairemizin karlılık gösteren uygulamasına göre, Türkiye’nin de katıldığı Paris Sözleşmesi’nin 6. Mükerrer maddesine göre, üye ülkeler kötü niyetle tescil edilmiş olan markanın üye ülkeler kötü niyetle tescil edilmiş olan markanın terkinini talep için süre koyamazlar ve (Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu ülkede bu Antlaşmadan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine red ve hükümsüz kılmayı taahhüt ederler.) Bu hüküm uyarınca, bir çok yabancı ülkede tescilli bulunan hele somut olayda Dünya Fikri Mülkiyet Bürosuna tescilli davacı markasının korunması gerekir. Öte yandan, davalı da çay konusunda uluslar arası ticari alanda faaliyet gösteren bir kuruluş olması nedeniyle dünyadaki bu konudaki gelişmeleri ve bununla ilgili marka tescillerini takip etmek zorundadır. Bu zorunluluk basiretli bir tacir olmanın da zaruri sonucudur. O halde, aynı sahada çalışan davalının 15 ülkede tescilli bir markayı bilmediğini ve o nedenle Türkiye’de tescil ettirdiğini ileri sürmesi, TTK. Nun 21/2nci maddesine aykırı olduğu gibi, MK. nun 2. Maddesine göre de mümkün görülemez. Şu halde, Paris Sözleşmesi’nin mükerrer 6. Maddesi 3. Bendi anlamında oluşturulan tescilin terkini gerçek marka sahibince talep edilebilir.”

Kötü niyetle kazanılan tescilde hükümsüzlük halini gösteren unsurların tespitinde bir kısım görüş sahipleri hakkın kötüye kullanılması yasağı ilkesine dayanmaktadır. Bu konuda diğer bir kısım görüş sahipleri ise, hakların kazanılmasını engelleyen kötü niyetin bir şekli olan “engeli bilme” gerekçesini göstermektedir.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında da; dava sebepleri yerinde ise de, TMK.nun 2nci maddesinin hukuki sebep olarak gösterilmesi isabetli sayılmaz.

Olayların ve olguların doğru yazılması yanında, hukuki sebebin de yerinde olması gerekir.

Kötü niyetle kazanılan marka tescilinde açılacak hükümsüzlük davasında, dayanılacak hukuki sebep, marka hakkı kazanılırken hakkın kazanılmasını yada diğer hukuksal sonucun gerçekleşmesini engelleyen olguyu kabul edilebilir bir nedenle bilmedir. Bunun yasal düzlemde kaynağı ise, TMK.nun 3ncü maddesidir.

Kötü niyetle kazanma, marka tescilinde red için mutlak neden olarak kabul edilebilir.

Olaylar ve olguların değerlendirmesinde, marka hakkı kazanılırken, marka hakkı sahibinin, engeli bilmesi yada engeli bilmesinin gerekmesi (özen) şekillerinden birinin varlığı aranır. Söz konusu şekillerden biri mevcut ise, kötü niyetle kazanılan marka tescili kabul edilebilir.

Bu şekillerden, engeli bilme, ya hakkın doğumu yada diğer hukuksal sonucun gerçekleşmesi yönünde kendini gösterir.

Konu ile ilgili olay örnekleri, üstte (IV) nolu bölümde yer almaktadır.

Tescil başvurusu yapılmış markanın tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin “başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itiraz ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren üç ay içinde TPE nezdinde yapılacaktır.

Mark KHK’de öngörülen “Hükümsüzlük halleri” arasında, kötü niyetle yapılan tescilin hükümsüz sayılması hali sadece tanınmış markalar için öngörülmüştür (m. 42).

Ancak, gerek doktrin görüşleri gerekse Yargıtay içtihatlarına göre, tanınmış olmayan markalar için de kötü niyetle yapılmış tescile karşı hükümsüzlük davası açılması mümkün bulunmaktadır.

Gerek doktrinde bazı görüş sahipleri gerekse Yargıtay içtihatlarında, bu davada dayanılacak hukuki sebep, hakkın kötüye kullanılması yasağını düzenleyen TMK. nun 2nci maddesi olarak gösterilmektedir. Bu sebep, yerinde değildir.

Zira, kötü niyetle kazanılan marka tescilinde açılacak hükümsüzlük davasında dayanılacak hukuki sebep, marka hakkı kazanılırken hakkın kazanılmasını yada diğer hukuksal sonucun gerçekleşmesini engelleyen olguyu kabul edilebilir bir nedenle bilmedir. Bunun yasal düzlemde kaynağı ise, TMK. nun 3ncü maddesidir.

Kötü niyetle kazanma, marka tescilinde red için mutlak neden olarak kabul edilebilir.

Olaylar ve olguların değerlendirilmesinde, marka hakkı kazanılırken, marka hakkı sahibinin, engeli bilmesi yada engeli bilmesinin gerekmesi (özen) şekillerinden birinin varlığı aranır.

[1] Tekinalp, Ü.: Fikri Mülkiyet Hukuku, B. 3, İstanbul 2004, s. 366.

[2] Arkan, S.: Marka Hukuku, Cilt II, Ankara 1998, s. 158.

[3] Genççan, Ö. U. : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, C. I, Ankara 2004, s. 101.

[4] Arkan, age., s. 158.

[5] Tekinalp, age., s. 441.

[6] Yasaman H. Ve ark.: Marka Hukuku, C.II, İstanbul 2004, s. 878 ve 879.

[7] Tekinalp, age., s. 441.